Registrazione marchio: l’importanza della ricerca di anteriorità

di Redazione Soluzione Tasse
26 Mar, 2024
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    La registrazione del marchio è un processo molto importante a cui spesso non viene data la giusta importanza. Sono ormai sempre più frequenti i casi in cui viene utilizzato un marchio simile a un altro già esistente sul mercato. Proprio per questo, uno degli step più importanti è la ricerca di anteriorità, un’analisi approfondita volta a identificare eventuali marchi simili o identici al tuo già esistenti.

    In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo attraverso il processo di registrazione del marchio, con un focus particolare sulla ricerca di anteriorità.

    Cos’è la registrazione del marchio?

    L’utilizzo del marchio per contraddistinguere i propri prodotti e allo stesso tempo utilizzarlo per beneficiare di importanti vantaggi è una strategia ancora oggi poco utilizzata nelle imprese.

    Il marchio, in realtà, è il segno distintivo che distingue un prodotto/servizio da un altro, e le aziendi presenti sul mercato. 

    La registrazione del marchio è un processo formale che conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare un segno distintivo. In parole semplici, significa “registrare” il tuo marchio presso un ufficio governativo preposto, come l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), ottenendo così la tutela legale contro usi illegittimi da parte di terzi.

    La registrazione del marchio ti offre:

    • Diritto esclusivo: il titolare del marchio ha il diritto di utilizzarlo in modo esclusivo su tutto il territorio nazionale o internazionale.
    • Protezione legale: tutela il marchio da usi illegittimi da parte di terzi.
    • Valore aggiunto: aumenta il valore del business e facilita l’accesso a nuove opportunità.
    • Maggiore visibilità: facilita la comunicazione e la promozione del brand.

    Benefici importanti, ma sfruttabili solo ed esclusivamente se vengono rispettati determinati requisiti di registrazione:

    • Novità, non deve essere confondibile e non deve esserci un marchio simile già registrato in Italia per lo stesso tipo di prodotto e/o servizio.
    • Capacità distintiva, deve essere originale e distinguersi dalla concorrenza per evitare il rischio di contraffazione.
    • Liceità, deve essere conforme alla legge e non deve avere segni che ingannano il pubblico.

    Tra i 3 elementi fondamentali, quello che desta maggiore attenzione è la novità. 

    Come si registra un marchio?

    Il processo di registrazione del marchio varia da paese a paese. In Italia, la procedura di registrazione del marchio può essere avviata online o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

    I passi da seguire sono:

    • Effettuare una ricerca di anteriorità per assicurarsi che il marchio non sia già stato registrato da qualcun altro.
    • Compilare la domanda di registrazione indicando il marchio, i prodotti o servizi per cui si vuole registrare, la classe di appartenenza e le eventuali rivendicazioni di priorità.
    • Pagare le tasse di registrazione.
    • Attendere l’esame della domanda da parte dell’UIBM (che verificherà se il marchio ha tutti i requisiti per essere registrato).
    • Ricevere la registrazione del marchio, se la domanda viene accolta.

    Il primo step è quello più importante: per stabilire se un marchio è nuovo, oppure è già stato registrato da un’altra azienda, occorre effettuare quella che comunemente viene chiamata ricerche di anteriorità

    Che cos’è la ricerca di anteriorità?

    La ricerca di anteriorità è un procedimento mediante il quale viene effettuata una verifica della preesistenza di marchio con lo stesso stile, nome o slogan pubblicitario. Se esiste, meglio cambiare, altrimenti procedere alla registrazione. 

    Riguardo all’elemento della novità, è bene sottolineare che, viene lasciato un minimo margine di tolleranza. Attenzione però, tolleranza marginale, non assoluta. Quindi, nella registrazione del marchio, devi sempre cercare di essere maggiormente distintivo e creativo.

    L’importanza della ricerca di anteriorità va ricercata in due principali motivi: evitare che qualche azienda si opponga, perché utilizzate lo stesso marchio, sperperare denaro per la registrazione che poi verrà vanificata. 

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    3 tipologie di ricerche di anteriorità

    La ricerca di anteriorità si divide in 3 tipologie:

    • visura di identità, è un’indagine che consente di fare una prima scrematura e verificare se c’è o meno sul mercato, un marchio simile a quello che hai intenzione di registrare per la tua azienda. Si tratta di una verifica parziale, in quanto non ti libera del tutto da eventuali contestazioni future.
    • ricerca per similitudine, a differenza della visura per identità questa è molto più approfondita in quanto fa emergere se ci sono marchi registrati che possono essere simili (non solo dal punto di vista visivo ma anche fonetico). Oppure se solo una parte di questo è simile al marchio già registrato. L’obiettivo di questa ricerca è quello di consentirti di poter modificare il marchio che vuoi registrare e renderlo più distintivo. 
    • ricerca di fatto, serve a stabilire se un marchio è stato registrato veramente presso l’Ufficio nazionale e, allo stesso tempo, se lo stesso è utilizzato effettivamente. Alcune volte, infatti, esistono marchi che non sono registrati ma che vengono lo stesso utilizzati. Ovviamente senza alcuna valenza sia per beneficiare dei vantaggi fiscali che  per contraddistinguere legalmente sul mercato.

    Nota bene: la ricerca di anteriorità non deve riguardare prettamente il marchio, ma anche i segni che lo accompagnano, per evitare ogni qualsivoglia contestazione futura. Solo così potrai evitare il rischio di annullamento del marchio.

    Ricerca di anteriorità: quali settori o mercati deve essere fatta?

    Ora è normale chiedersi: ma dove fare la ricerca? A quali settori, mercati o prodotti estenderla? Queste sono alcune domande che ti devi porre nell’effettuare la ricerca di anteriorità quando decidi di procedere alla registrazione del marchio.

    La ricerca può essere estesa all’ambito territoriale, quindi limitata al mercato di riferimento e estendendola a tutto il territorio nazionale. O, se vogliamo essere anche più precisi, nei mercati in cui hai intenzione di espandere il tuo prodotto. 

    L’altro ambito è l’ambito di ricerca esteso all’area merceologica. Si tratta di una ricerca che viene effettuate per verificare se il marchio registrato è lo stesso in uso per un prodotto uguale o simile. 

    Ad esempio, il marchio simile non può essere utilizzato per due prodotti che possono essere delle bevande, mentre può essere utilizzato per l’abbigliamento.

    Dunque, la ricerca di anteriorità rappresenta un elemento fondamentale prima di procedere alla registrazione del marchio. Con la ricerca di anteriorità viene ridotto il rischio di ricevere una opposizione da parte del titolare identico o simile e perdere tutti i benefici fiscali che hai ottenuto precedentemente.

    Registrazione del marchio nell’ottica di TAX planning

    Quando si fa riferimento alla pianificazione fiscale non è concepibile ignorare i vantaggi, fiscali e non, che possono offrire tutte le forme di proprietà intellettuale. Uno su tutti, il marchio, erroneamente trattato come un semplice simbolo di rappresentanza.

    Il diritto esclusivo dell’utilizzo del marchio ti permette di avvantaggiarsi di importanti vantaggi fiscali. Utilizzando il marchio in una strategie di tax planning, ti permette di ridurre il peso del fisco grazie all’utilizzo delle royalties (ovvero compensi erogati per aver dato in uso l’utilizzo esclusivo del marchio):

    • per l’azienda sono un costo utilizzato per ridurre la base imponibile sulla quale paga le tasse;
    • per il soggetto che le riceve sono parzialmente defiscalizzate (no Inps).

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    FAQ registrazione marchio: le risposte alle tue domande

    • Come si registra un marchio?

    Il processo di registrazione del marchio varia da paese a paese. In Italia, la procedura di registrazione del marchio può essere avviata online o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

    • Chi può registrare un marchio?

    La domanda marchio può essere presentata da chiunque, persona fisica (compresi i minorenni e gli stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi UE). Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti.

    • Quanto costa la registrazione di un marchio?

    Il costo di registrazione di un marchio in Italia varia a seconda di diversi fattori (tipo di marchio o modalità di deposito). In linea generale i costi possono variare da circa 150 euro a diverse migliaia di euro.

    • Quanti anni dura la registrazione di un marchio?

    La registrazione del marchio ha una validità 10 anni dal deposito della domanda. Può essere rinnovata ogni 10 anni all’infinito.

    • Qual è la differenza tra logo e marchio?

    Il logo è è il segno grafico di un marchio. Il marchio invece è l’insieme degli elementi visuali e testuali ovvero pittogramma con scritta o logo.

    • Qual è la differenza tra nome e marchio?

    Il nome identifica l’azienda ma non gode di tutela giuridica nei confronti di terzi e non può essere utilizzata per beneficiare di vantaggi fiscali.

    • Qual è la differenza tra logo e marchio?

    Il logo è è il segno grafico di un marchio. Il marchio invece è l’insieme degli elementi visuali e testuali ovvero pittogramma con scritta o logo. Il marchio Identifica e gode di particolare tutela giuridica nei confronti di terzi e può beneficiare di importanti vantaggi fiscali.

    • Quali sono i vantaggi del marchio registrato?

    Il proprietario del marchio che lo registra presso l’Ufficio brevetti ha il diritto esclusivo di utilizzare il marchio,  la possibilità di sfruttare economicamente il marchio e il potere di sfruttare i vantaggi fiscali e contributivi (derivanti dalla concessione a terzi).

    • Quali sono i requisiti per registrare un marchio in Italia?

    I requisiti per registrare il marchio sono: novità (deve essere nuovo), avere carattere distintivo e deve essere conforme alla legge e non deve avere segni che ingannino il pubblico.

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